Лицензионные договоры

"Трудным рынком" для программного продукта являются страны Латинской Америки. Подобная точка зрения базируется на строгом контроле правительства ряда стран за заключением лицензионных соглашений. Лицензирование программного обеспечения разрешено в этих странах при соблюдении определенных условий.

В Бразилии приняты специальные меры, регламентирующие ввоз программного обеспечения в страну. Программное обеспечение (по закону 1987 года) не может продаваться в стране без регистрации в специальном секретариате по информации. Если соглашение заключено на незарегистрированную программу, то оно считается недействительным. Оплата в форме процентных отчислений исключается.

В 1982 голу в Мексике были введены специальные нормы для оценки и условий заключения соглашений на передачу программ для ЭВМ, которые были отделены от других видов лицензий.

Некоторые виды программного обеспечения не подпадают под контроль за их лицензированием. К ним относятся игровые программы, программное обеспечение, являющееся составной частью ЭВМ и не предназначенные для обработки информации.

В Венесуэле и Колумбии также необходимо разрешение на заключение соглашений в области программного обеспечения. Платежи иностранному партнеру контролируются и облагаются налогами.

Лицензионные вознаграждения часто являются предметом двойного налогообложения в виде подоходного налога, взимаемого в стране лицензиата, и подходного налога, взимаемого в стране лицензиара. Для облегчения положения ряд стран заключили двусторонние договоры (конвенции), предусматривающие отмену (снижение) двойного налогообложения в области интеллектуальной собственности.

При заключении договоров с иностранным партнером следует определить валюту цены договора и валюту отдельных платежей, соотношение этих валют и дату, на которую фиксируется это соотношение.

Для российского предпринимателя одним из важных моментов при заключении лицензионного соглашения с иностранным партнером является вопрос о разрешении споров. [16]

Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, то иск подается в суд страны одного из партнеров, что не всегда выгодно для российской стороны. Необходимо заранее оговорить, что возникшие споры будут рассматриваться на территории Российской Федерации или на территории третьей страны. Кроме того, при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор - в суде, арбитражном суде, третейском суде (при невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров). Для партнеров из разных стран рассмотрение споров может производиться арбитражным судом, расположенным в третьей стране, например, арбитражем Международной торговой палаты (Париж), арбитражем Торговой палаты (Стокгольм).

Стороны могут оговорить, какое право будет применяться к лицензионному договору. Существует тесная связь между правом страны, в отношении которой предоставлена лицензия и содержанием договора. Правопорядок государства лицензиата оказывает наиболее существенное влияние на весь договор в целом. Однако, если по одному договору лицензия предоставлена в отношении территории нескольких стран, то целесообразно применять право страны лицензиара, так как применение к договору правовых норм одного из государств может создать ситуацию, когда договор будет признан недействительным в одной стране и действительным в других странах. Кроме того, следует учесть финансовую сторону вопроса, особо существенную для российского партнера. Оплата судебных расходов в валюте в настоящее время большинству российских предпринимателей обременительна.

Сторонам следует определить, на каком языке совершаются документы, а также, кто и за чей счет осуществляет перевод на язык партнера.

В заключение необходимо отметить, что, по крайней мере, на начальном этапе при заключении авторских договоров с зарубежными партнерами целесообразно пользоваться услугами специализированных консультационных и юридических фирм, которые имеют практику работы с определенными странами.

        Глава 3.Лицензионный договор - судебная практика

     Анализируя судебный способ защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, можно сказать,что судебная практика по делам о нарушении прав в данной области начала складываться. Следовательно, практикующие юристы, специализирующиеся по вопросам интеллектуальной собственности, могут давать приблизительные прогнозы в отношении соответствующих судебных решений.[17]

     Как показывает правоприменительная практика все же досудебный (претензионный) способ разрешения спора более эффективен и приемлемый для обеих сторон конфликта.

    Судебное разбирательство становится неудобным для правообладателя своей продолжительностью, а для нарушителя, иногда, существенным увеличением размера суммы компенсации за нарушенные им авторские либо иные права.

   Однако, если стороны не сумели найти решение спора в досудебном порядке, правообладатель вправе обратиться в суд за защитой собственных прав.

   Одним из основным вопросов, возникающих перед истцом (правообладателем), в данном случае станет вопрос об обеспечении доказательств:

- собственного авторства,

- наличия факта нарушения его прав, а также построения линии обоснования своих требований.

   Представляется, что, в целом, защита прав на товарные знаки в судебном порядке более проста, нежели прав на объекты авторского права или смежных прав. Возможно, причина заключается в том, что законодательство об авторском праве более гибкое.

3.1. Дело «о бутылке для водки с этикеткой и пробкой»

Коллегия судей Высшего арбитражного суда: "Никто не может передать больше прав, чем имеет».

На заседании 9 ноября 2010г., президиум Высшего арбитражного суда РФ рассмотрит спор о взыскании задолженности за лицензионное использование промышленного образца "Бутылка для водки с этикетками и пробкой", сообщается в материалах суда.

Коллегия судей ВАС нашла основания для передачи дела в президиум в целях "определения единообразного толкования и применения норм права".

Судьями-докладчиками по делу ВАС-7552/10 будут Татьяна Нешатаева и Елена Моисеева.

Как следует из материалов дела, между подмосковными ООО "Простые продукты" (лицензиаром) и ликеро-водочным комбинатом "АМТЕЛ" (лицензиатом) был заключен договор от 1 марта 2005 года о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца № 49540 "Бутылка для водки с этикетками и пробкой". Лицензиар обязался передать лицензиату за вознаграждение исключительное право на использование промышленного образца, защищенного патентом, на срок действия договора. Договор был зарегистрирован 20 сентября 2006 года в Роспатенте.

Комбинат использовал промышленный образец в производстве водки "Простая" в период с апреля 2005 года по май 2007 года. В качестве оплаты лицензионного вознаграждения по договору за указанный период он перечислил обществу 10 660 800 рублей.

Полагая, что лицензиат ненадлежащим образом исполнил свои договорные обязательства по уплате вознаграждения, лицензиар обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о взыскании 5 150 205 рублей задолженности по договору за использование промышленного образца.

Суд удовлетворил иск частично — с комбината была взыскана задолженность по договору в размере 4 037 080 рублей 30 копеек. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, однако ФАС Московского округа его отменил и направил дело на новое рассмотрение.

На втором круге подмосковный арбитраж исковое требование "Простых продуктов" удовлетворил в полном объеме. 10ААС и ФАС МО оставили это решение без изменения. После этого комбинат и представляющий его адвокат коллегии адвокатов "Правовой ресурс" Юрий Касаткин обратились в ВАС РФ с заявлением о пересмотре постановления кассации в порядке надзора.

Коллегия судей ВАС, передавая дело в президиум, отметила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1 "Патентный закон Российской Федерации" по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату). А последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Согласно пункту 5 статьи 13 Патентного закона лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Исходя из положений пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 425 ГК РФ, в случае если использование промышленного образца лицензиатом началось до государственной регистрации лицензионного договора (которая считается моментом его заключения), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения.

Между тем, действие договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда у лицензиара отсутствовало право на соответствующий промышленный образец. Никто не может передать больше прав, чем имеет.

Как было установлено судами, ООО "Простые продукты" получило права на промышленный образец на основании договора об уступке от 16 марта 2005 года № 20964/05 с момента внесения записи в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации — с 14 июня 2005 года.

Следовательно, суды не учли, что действие договора не могло распространяться на период с апреля 2005 года по 13 июня 2005 года. В связи с этим у ООО "Простые продукты" — лицензиара не было правовых оснований требовать с комбината — лицензиата выплаты лицензионного вознаграждения в указанный период.

Суды также не учли, что действие договора не может распространяться и на тот период, когда права лицензиара на промышленный образец прекратились. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, действие патента Российской Федерации на промышленный образец № 49540 было досрочно прекращено 21 октября 2006 года на основании статьи 30 Патентного закона из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Действие патента было восстановлено лишь 16 января 2008 года.

Таким образом, действие договора не могло распространяться на период отсутствия у лицензиара прав на промышленный образец вследствие досрочного прекращения действия патента. Вследствие этого общество не имело правовых оснований требовать выплаты лицензионного вознаграждения с 21 октября 2006 года по май 2007 года.

У сторон по делу будет возможность представить свои соображения по выводам "тройки" судей ВАС на заседании президиума 9 ноября.

3.2   Изобретения нуждаются в серьезной защите

В Калужской области ведется следствие по уголовному делу, суть которого можно во многом охарактеризовать, как ситуацию по стране в целом в сфере развития инновационного производства.

Изобретения предприятия «Лантан-1» известны и пользуются спросом, как в России, так и за рубежом. В частности, речь идет о разработанной уральцами уникальной мобильной установке пожаротушения ГИРС, которую активно используют в России, Индии и Китае в автомобильной промышленности. Именно датчики пожаротушения и стали предметом конфликта между калужскими и свердловскими промышленниками.

Арбитражный суд Калужской области в январе 2007 года запретил заводу «Автоприбор» изготовление, а также реализацию датчиков, которые были разработаны и запатентованы как изобретения сотрудников «Лантана».

Директор уральского предприятия Александр Зинин рассказал о том, что не смотря на имеющееся решение Арбитражного суда, калужские приборостроители "внесли небольшие изменения в конструкцию датчика, поменяли маркировку и стали дальше выпускать их большими партиями".

Подобные действия завода "Автоприбор" стали поводом для возбуждения уголовного дела по статьям 315 «Злостное неисполнение решений суда» и 147 "Нарушение изобретательских и патентных прав" УК РФ в отношении руководства «Автоприбора».

По словам Александра Зинина, уголовное дело не только не продвигается, но и постоянно оказывается на грани закрытия, "такое ощущение, что на защиту земляков встал весь административный ресурс области".

Когда защитить свое изобретение в России практически очень сложно получается, что у изобретателей нет никакого стимула, не только выпускать на рынок инновационную продукцию, но и патентовать свои разработки в России.

Законы, защищающие их права, вроде есть, а на практике они работают довольно слабо.

                           Заключение

Для чего заключаются лицензионные договоры?

Причины различные:

- изобретатель сам не в состоянии использовать патент, так как не обладает необходимыми средствами и производственными мощностями; - более низкие, чем в стране местонахождения лицензиара, производственные издержки (расходы на зарплату, источники дешевого сырья); - отсутствие достаточных научно-технических разработок, которые можно запустить в производство на свободных производственных мощностях; - дорогостоящие и связанные с коммерческим риском исследования; - использование служебных изобретений (работодатель может получить неисключительную лицензию на использование служебного изобретения); - урегулирование патентных споров (если спор затрагивает объём патентной формулы или предъявлен иск о признании патента недействительным).