Сравнтельно-правовой анализ исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак

Право на фирму охраняется на всей территории РФ. Согласно ст.1169 ГК РА, в РА охраняются фирменные наименования, зарегистрированные в РА. А фирменные наименования, зарегистрированные в других государствах, и получившие всеобщую известность, действуют на территории РА только в случаях, предусмотренных законом. Однако в соответствии со ст.8 Парижской Конвенции, право на фирму охраняется во всех странах – участниц данной конвенции, т.е. это право имеет экстерриториальную сферу охраны, выходящую за рамки национальных границ.

Следующей особенностью права на фирму является то, что  оно, в отличие от других объектов промышленной собственности, является неотчуждаемым правом. Согласно ч.2 ст.1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается: его нельзя продать, сдать в аренду, подарить, выдать на него лицензию. Фирменное наименование может быть передано другому лицу только при одновременной передаче самого предприятия. То же самое в РА – ст.1170 ГК РА закрепляет, что право на фирменное наименование может быть передано только при реорганизации юридического лица.

Это положение о недопустимости распоряжения исключительным правом на фирменное наименование находилось в противоречии с другой статьей ГК РФ: в соответствии со ст.1027 ГК РФ при заключении договора коммерческой концессии правообладатель предоставлял пользователю право использовать в его предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование. В РФ это противоречие было устранено, однако в РА оно все еще остается: согл. ст. 969 ГК РА при заключении договора коммерческой концессии правообладатель может предоставить пользователю право использовать в его предпринимательской деятельности в числе прочих также право на фирменное наименование. Представляется, что в ГК РА по примеру РФ должны быть введены изменения, устраняющие данное противоречие.

§3. Возникновение и прекращение прав на фирменное наименование

Некоторую сложность  представляет вопрос о том, с какого момента возникает право на фирменное  наименование. С одной стороны, положение п.4 ст.54 ГК РФ, недавно принятая 4-ая часть ГК РФ в п.2 ст.1475 и п.2 ст.1167 ГК РА указывают, что исключительное право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица. Данный подход находит поддержку в сложившейся судебной практике. В то же время в соответствии со ст.8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883г. фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Кроме того, в обоснование второго подхода в РФ приводится ст. 10 Положения о фирме 1927г., в соответствии с которой право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмой, при условии соответствия ее требованиям Положения о фирме.

Остается коллизия с положениями Парижской конвенции об охране промышленной собственности. А в соответствии с Конституцией РФ и РА если международным договором установлены иные правила, чем законом, то применяются правила международного договора. А международный договор (в данном случае - Парижская конвенция) не привязывает возникновение исключительного права на фирменное наименование к факту государственной регистрации юридического лица.

Следовательно, представляется, что для возникновения исключительного права факта регистрации также не требуется, оно возникает с того момента, когда начинается ее фактическое использование. Регистрация не должна иметь правоустанавливающего характера, а внесение в Государственный реестр юридических лиц фирменного наименования поможет юридическому лицу при возникновении коллизии доказать приоритет права на фирменное наименование, используя при этом дату регистрации юридического лица и соответственно "дату регистрации" фирменного наименования⁹.

Как уже было сказано, право на фирменное наименование не ограничено временем действия и  прекращается вместе с ликвидацией  именуемого им предприятия. Однако анализ законодательства позволяет выделить несколько иных оснований досрочного прекращения прав на фирменное наименование: отказ фирмовладельца от своего права; переход предприятия к новому лицу, если условия этой передачи не предусматривают сохранение за предприятием прежнего фирменного наименования; установленное решением суда несоответствие фирменного наименования требованиям закона или нарушение прав и законных интересов третьих лиц; в некоторых случаях - реорганизация юридического лица¹⁰.

Особого внимания заслуживает  вопрос о судьбе фирменного наименования при реорганизации юридических  лиц. Прежде всего, судьба фирменного наименования зависит от формы реорганизации. Так, если речь идет о преобразовании, то к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица, что означает переход права на фирменное наименование. В это фирменное наименование, при необходимости, должны быть внесены соответствующие изменения, касающиеся организационно-правоавой формы предприятия, но специальное название может быть сохранено. Здесь возможны конфликтные ситуации. Эти специальные названия уже могут  использоваться в фирменных наменваниях других юридических лиц. В соответствии с его Постановлением от 15 апреля 1993г. N 4814-1 Верховного Совета РФ "О правопреемстве фирменных наименований акционируемых государственных предприятий" за государственными предприятиями, осуществившими и осуществляющими свое обязательное акционирование (разгосударствление), было признано право на сохранение их фирменных наименований. А акционерным обществам (товариществам), имевшим идентичные фирменные наименования, предписывалось в 30-дневный срок перерегистрировать учредительные документы с изменением своих фирменных наименований¹¹. Представляется, что аналогичным образом должен решаться вопрос о праве на фирменное наименование и во всех других случаях преобразовании юридических лиц: юридическое лицо, которое первым использовало в своем фирменном наименовании новое оригинальное название, должно обладать правом на сохранение его в своем фирменном наименовании  и в случае своего преобразования.

При слиянии и присоединении вновь образованное юридическое лицо может по своему выбору или остановиться на одном из прежних фирменных наименований, или выбрать новое. При разделении право на фирменное наименование может быть признано за любым из вновь образованных юридических лиц по договоренности между ними либо на основе решения суда. При выделении из состава юридического лица право на фирменное наименование должно остаться за той организацией, из состава которой оно выделяется. Такой подход представляется справедливым по отношению к первому правообладателю.

В рамках реализации своего исключительного права правообладатель  может запрещать другим лицам  использование фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения со своим фирменным наименованием. В соответствии с п.3 ст.1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если они осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. При этом предметом защиты может быть только полное название фирмы-истца, а не его произвольная часть, т.е. одинаковыми считаются лишь названия с совпадающими организационно-правовыми формами. Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, если предприятия имеют разную организационно правовую форму, они могут выступать под одним и тем же названием¹². Однако данный подход представляется достаточно формальным, так как в этом случае на практике не обеспечивается достижение целей должной индивидуализации участников оборота, особенно если они выступают в нем под оригинальным названием¹³.

ГЛАВА 2

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

§ 1. Понятие, виды и функции товарного знака

В соответствии с действующим  законодательством товарный знак и  знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Несмотря на то, что с точки зрения закона иных понятий, таких как "бренд", "торговая марка", "торговый знак" не существует, эти понятия тоже вошли в обиход. Особо широкое распространение получило слово "бренд" (в переводе с английского означает "марка товара"), которое стало легкой заменой словосочетанию "товарный знак"¹⁴. Знаком обслуживания признается обозначение, способное отличать услуги одних юридических или физических лиц от однородных услуг других юридических или физических лиц. К знакам обслуживания предъявляются такие же требования, какие предъявляются к товарным знакам.

Для того чтобы быть признанным в качестве товарного знака, обозначение должно удовлетворить ряду условий, которые заключаются в следующем:

а) Товарный знак – это условное обозначение, некий символ, поэтому товарным знаком не может считаться помещение на изделии полных сведений, касающихся изготовителя товара, указывающих на время, способ и место производства, на вид, качество и свойства товара и т.п.

б) Новизна, как необходимое условие правовой охраны товарного знака. Российское и армянское законодательство, как и законодательство многих стран мира, закрепляет принцип не абсолютной, а относительной новизны товарных знаков. Это означает, что вовсе не надо, чтобы товарным знаком стало лишь оригинальное и ранее неизвестное условное обозначение. В качестве товарного знака вполне могут быть зарегистрированы известное слово, изображение или иной символ, которые еще никем не используются для обозначения именно тех видов (однородных) товаров, которые собирается производить заявитель. Тождественным признается обозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарным знаком и при этом относиться к одному и тому же классу товаров. Как правило, установление тождественности обозначений не вызывает затруднений. Более сложным является установление сходности обозначений. В Законах РФ и РА "О товарных знаках ", а также ГК говорится о сходности до степени смешения, однако не раскрывается это понятие. Согласно п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  

в) Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно зарегистрировано  в установленном законом порядке. Так как Россия и Армения являются участницей Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг 1957г., регистрация товарных знаков производится на основе Единой международной классификации товаров и услуг, принятой этой конвенцией. А Мадридское соглашение и Протокол к нему позволяют регистрировать товарный знак за рубежом через национальное патентное ведомство.

Не признаются в качестве товарных знаков и, следовательно, не допускаются к государственной регистрации обозначения, которые, во-первых, не имеют различительной способности, во-вторых, способны нанести вред публичному порядку и общественным интересам, и, в-третьих, могут причинить вред правам и законным интересам третьих лиц¹⁵.

К первой группе относятся  обозначения, не обладающие различительной способностью; вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющиеся общепринятыми символами и терминами; характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, свойство, назначение и т.п. Кроме этих обозначений, в соответствии с международным договором не допускается государственная регистрация обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций и т.п. Они не могут выполнять функции товарных знаков, так как имеют официальный характер, будут связываться потребителями с носителями этих символов и способны ввести их в заблуждение относительно происхождения продукции.

Ко второй  группе относятся  обозначения, являющиеся ложными или  способными ввести в заблуждение потребителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ  и всемирного культурного или природного наследия

В третью группу входят обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с уже охраняемыми  товарными знаками других лиц; наименованием  места происхождения товаров; фирменным  наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения); обозначения, тождественные названию известного произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, без согласия правообладателя; промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени; имени, псевдониму  или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного лица, без согласия этого лица или его наследника. В данном случае закон ограждает права и законные интересы создателей творческих произведений, личные неимущественные интересы и достоинство деятелей культуры и искусства, политиков и т.п.,  учитывая, что использование в качестве товарных знаков таких обозначений  способно, с одной стороны, обеспечить владельцу товарного знака получение за счет автора дополнительной прибыли, а с другой стороны, нанести моральный и имущественный вред интересам этих лиц. Так как использование их имен может оказать существенное влияние на их репутацию, это допускается делать только с их согласия. Так, видимо, с согласия В.В. Жириновского на имя торгово-промышленной фирмы "Содружество" в 1994г. зарегистрирован комбинированный товарный знак "Водка Жириновского" с изображением его портрета и факсимильной подписи¹⁶. 

Действующее законодательство допускает к регистрации в качестве товарных знаков разнообразные условные обозначения, которые можно классифицировать по разным основаниям.

По форме выражения  товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объемными, комбинированными и другими. Словесные товарные знаки по общему признанию специалистов являются наиболее эффективными, т.к. они хорошо запоминаются, удобны для рекламы и легко различимы. В мировой практике словесные товарные знаки составляют около 80% всех используемых знаков¹⁷. Нередко словесные товарные знаки связываются с фирменным наименованием предприятий, в частности производят его существенные элементы. Примером может служить словесный товарный знак "Майкрософт", зарегистрированный в РФ на имя одноименной корпорации в 1991г¹⁸. Изобразительные товарные знаки – это обозначения в виде разнообразных значков, символов, рисунков, орнаментов и т.п. Хотя их эффективность по сравнению со словесными товарными знаками оцениваются ниже, в России на их долю приходится около 70% всех регистрируемых товарных знаков¹⁹. Изобразительные товарные знаки могут быть зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании. Товарным знаком может быть признано определенное соотношение, комбинация цветов. В то же время возможность признания товарным знаком цвета как такового российским законодательством не допускается. Объемные товарные знаки представляют собой изображение товарного знака в трех измерениях – по длине, высоте и ширине, к примеру, флаконы для парфюмерных изделий. Комбинированные товарные знаки сочетают в себе элементы названных выше знаков. Помимо указанных видов товарных знаков законодательство допускает к регистрации и другие обозначения, в частности звуковые, обонятельные, световые и другие.