Правовое регулирование защиты права на товарный знак

Это уже не раз  подтверждалось отечественной судебной практикой, например, в решениях по делам о доменных именах google.ru и opel.ru.³⁶

 Мы поддерживаем  точку зрения Нагорного Р.С,  Рабец А.П в соответствии с которой доменное имя не может рассматриваться в качестве объекта интеллектуальной собственности, так как прежде всего, оно выполняет функцию адресации, обозначения информационного ресурса в сети Интернет и рассматривается в связи с использованием товарного знака исключительно в качестве способа адресации, а не в качестве средства индивидуализации.

Однако следует заметить, что регистрация и использование  доменного имени, содержащего обозначение, сходное или идентичное с товарным знаком (знаком обслуживания) может вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности других лиц и, таким образом, произойдет нарушение исключительных прав правообладателя.

Таким образом, товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требованиям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном порядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридического лица или физического лица - предпринимателя среди однородных товаров (услуг) других юридических лиц или физических лиц — предпринимателей. Такую формулировку, на наш взгляд, законодателю следовало бы включить в ст. 1477 ГК РФ, поскольку от того, насколько четко и полно в законодательстве сформулированы понятие и признаки охраноспособности товарного знака, во многом зависит предоставление правовой охраны такому объекту, а в дальнейшем - защита прав владельцев товарных знаков. Признаками товарного знака являются: условное обозначение, новизна, различительная способность и регистрация знака в установленном порядке.

Мы поддерживаем точку  зрения, в соответствии с которой  доменное имя не может рассматриваться  в качестве объекта интеллектуальной собственности, так как прежде всего, оно выполняет функцию адресации, обозначения информационного ресурса в сети Интернет и рассматривается в связи с использованием товарного знака исключительно в качестве способа адресации, а не в качестве средства индивидуализации.

Глава 2 Гражданско-правовые способы защиты права на товарный знак

Термин «способ» в литературе и законе применяется  несколько в ином смысле, чем его  филологическое содержание, в котором  под способом понимаются действия или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь.³⁷

Сергеев А.П. использует термин «меры защиты». Он утверждает, что  под способами защиты гражданских  прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя»³⁸.

 Законодательство не  содержит легального определения  термина «способ защиты», хотя использует его.

Существует две основные позиции относительно определения  термина «способ защиты гражданских прав».

 В частности большинством  исследователей термин «способ  защиты» используется как синоним  термина «меры защиты». 

Вершинин А.П. определяет способы защиты прав как предусмотренные законом действия, которые непосредственно направлены на защиту прав.³⁹

Также ранее употреблялся термин «метод защиты» ⁴⁰, но «метод» - это совокупность средств и способов, что является не совсем точным.

Павлов А.А. считает, что особенностью способов защиты является их реальность, то есть наличие подлинной возможности реализации способов. Такая подлинная возможность может быть выражена через понятие «мера». С одной стороны акцентируется внимание на определенной свободе использования имеющихся возможностей, с другой – на пределы, установленные законом, в рамках которых осуществляется защита гражданских прав.⁴¹ Это не случайно, так как из содержания ст. 12 ГК РФ следует, что защита может быть осуществлена теми способами, которые прямо предусмотрены законом.

Богданова Е.Е  полагает, что способ представляет собой действие или совокупность определенных действий. Например, защита гражданских прав путем восстановления положения, существовавшего до нарушения  права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. В данном случае, по мнению Богдановой Е.Е., обладатель нарушенного субъективного права будет выполнять ряд действий в определенной последовательности и в установленном законом порядке.⁴²

Мы полагаем, что вышеизложенное рассуждение  основывается на некой категориальной подмене. Думается, что способ защиты гражданских прав раскрывается Богдановой Е.Е. через понятие «механизм защиты», то есть через осуществление защиты, действия. Мы поддерживаем позицию Павлова А.А., согласно которой термин «способ» следует квалифицировать как меру, то есть не в динамическом, а в статическом состоянии.

Необходимо  определится  с целевой направленностью  способов защиты. Так как способ является элементом механизма защиты, он должен обеспечивать  возможность достижения цели, стоящей перед институтом защиты гражданских прав.  По мнению Павлова А.А. на основании ст. 11, 12 ГК РФ можно утверждать, что необходимость в защите возникает как при нарушении гражданского права, так и в случаях его непризнания или оспаривания, то есть при наличии определенной «напряженности». Цель всего механизма как и способа защиты состоит в устранении такой «напряженности».⁴³

Закон допускает  возможность применения защиты, когда  нарушение права еще не произошло. Так, Богданова Е.Е. указывает на то,  что  часть 1 ст. 11 ГК РФ предусматривает судебную защиту не только нарушенных, но и оспоренных гражданских прав. В этой связи есть необходимость предложить такое основание применения способов защиты субъективных гражданских прав, которое бы охватывало собой как нарушение субъективного права, так и иные формы воздействия на него. Представляется, что таким основанием следует считать посягательство на субъективное гражданское право. Под посягательством же необходимо понимать не предусмотренное законом воздействие на субъективное право участника гражданского оборота, заключающееся в отрицании субъективного права управомоченного лица и проявляющееся в формах непризнания права, оспаривания права, нарушения права.⁴⁴ Отсюда вытекают такие цели как пресечение и предупреждение нарушения субъективных прав.

Таким образом, способом защиты гражданских прав является предусмотренная законом мера, направленная на предупреждение, пресечение нарушений субъективных прав и охраняемых законом интересов, а также восстановление в случае их нарушения.

В ст. 12 ГК РФ содержится перечень способов защиты гражданских  прав. Непосредственно защите права  на товарный знак законодатель в четвертой части ГК РФ посвятил лишь одну статью (ст. 1515), объединив в ней особые способы защиты, которые правообладатель может применить к нарушителю его исключительного права. Такая «скупость», по мнению Сергеева А.П., объясняется тем, что в общих положениях об интеллектуальной собственности (гл. 69 ГК РФ) содержатся достаточно развернутые правила как о мерах защиты исключительного права, так и о мерах обеспечительного характера.⁴⁵ Большинство из них применимо и к защите права на товарный знак. Из числа общих мер, которые ранее к нарушителям права на товарный знак не применялись, следует отметить ликвидацию по решению суда юридического лица, которое неоднократно или грубо нарушает исключительное право на товарный знак (ст. 1253 ГК РФ).

 Специальные  санкции пополнились возможностью  правообладателя взыскивать с нарушителя двукратную стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратную стоимость права использования товарного знака, определяемую исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Вместе с тем правообладатель, как и прежде, может потребовать от нарушителя выплаты компенсации, которая сейчас устанавливается в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, а раньше исчислялась в МРОТ и могла составлять от тысячи до пятидесяти тысяч МРОТ.

Заметим, что  в комментариях к таким нововведения четвертой части ГК РФ ничего не сказано о причинах расширения границ такой компенсации. Факт изменения подхода законодателя к данному вопросу лишь констатируется.⁴⁶

 Перечень способов  защиты гражданских прав (ст.12 ГК  РФ) включает в себя следующее:

- признание права;

- восстановление положения,  существовавшего до нарушения  права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- признание сделки недействительной  и применения последствий ее  недействительности, применения последствий  недействительности ничтожной сделки;

- признание  недействительным акта государственного  органа или органа местного самоуправления;

- самозащита  права;

- присуждение  к исполнению обязанности в  натуре;

- возмещение  убытков;

- взыскание  неустойки;

- компенсации  морального вреда;

- прекращение  или изменение правоотношения;

- неприменение  судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

- иные способы,  предусмотренные законом.

Выбор способов защиты права на товарный знак зависит  от сферы нарушения прав владельцев товарных знаков. Так, если права последних нарушены в рамках заключенных договоров, способы защиты определяются прежде всего самим договором и сводятся, как правило, к взысканию неустойки, возмещению убытков, а также расторжению договоров в одностороннем порядке.

В качестве примера  можно привести случай из практики описанный Герасимовым А.В. СП «Пронто-Москва» заключило договор о совместной деятельности с СП «Пронто-Минск», на основании которого фирме «Пронто-Минск» было передано, помимо необходимого программного обеспечения, право на использование товарного знака «Из рук в руки». При этом владельцем обозначения являлось московское предприятие. Вследствие неоднократного нарушения договора СП «Пронто-Москва» запретило контрагенту использовать его товарный знак, а также подало иск о расторжении договора с СП «Пронто-Минск». Московский арбитражный суд не только расторг договор, но и взыскал с ответчика около 20 тыс. долл. неустойки. После этого представители СП «Пронто-Москва» подали в Хозяйственный суд Минска иск о запрете использования СП «Пронто-Минск» товарного знака «Из рук в руки», ибо ответчик продолжал пользоваться указанным обозначением, лишь немного изменив его форму. Требования истца судом были удовлетворены.⁴⁷

Следующим способом защиты права на товарный знак является опубликование судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего, предусмотренный п. 5 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ. Этот способ защиты в таком виде в ст. 12 ГК РФ не упоминается, хотя его можно считать одним из видов такого способа защиты права как «восстановление положения, существовавшего до нарушения права», упоминаемого в ст. 12 ГК РФ и вместе с тем, этот способ защиты можно считать конкретизацией норм, содержащихся в ст. 152 ГК.

 Текст, место  и время опубликования судебного  решения должны быть определяются  самим судом. При этом арбитражный суд должен выяснить, в какой из газет появилось объявление об услугах с использованием чужого товарного знака, а также территорию распространения этого печатного издания.⁴⁸

Следует заметить, что одним из условий принуждения  нарушителя к возмещению убытков является его вина. Поэтому если нарушитель сможет доказать свою невиновность, то взыскать с него убытки нельзя. Можно применить лишь такую меру гражданско-правовой защиты, как требование владельца товарного знака о прекращении нарушения, для реализации которой необходим лишь сам факт нарушения исключительного права на товарный знак.

Указанные соображения  можно проиллюстрировать делом, приведенном в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» (п. 4)⁴⁹. Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечения нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы, маркированные товарным знаком, принадлежащим заводу. Возражая против иска, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией. Суд не согласился с доводом ответчика о том, что ответственность перед часовым заводом должен нести производитель данных часов. Отметив, что действия производителя часов и комиссионного магазина представляют собой самостоятельные нарушения прав владельца товарного знака, арбитражный суд удовлетворил иск к ответчику, обязав его снять с реализации часы с товарным знаком истца. Судя по всему, в данной ситуации   комиссионный   магазин   действовал    невиновно,   следовательно, с него нельзя было взыскивать какие-либо убытки, даже если истец потребовал бы их возмещения.

Как подчеркивает Рабец А. П.  в практике использования  товарных знаков примеры непреднамеренного применения обозначений достаточно редки. В большинстве случаев незаконная маркировка осуществляется сознательно, с целью воспользоваться достигнутыми другими компаниями коммерческими преимуществами. Поэтому одним из наиболее значимых способов защиты права на товарный знак является возмещение причиненных убытков.⁵⁰