Правовое регулирование защиты права на товарный знак

Вместе с  тем, владельцы товарных знаков практически  не прибегают к такому способу  защиты. Мы считаем, что в первую очередь это связано с трудностью определения размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший.

В соответствии с гражданским законодательством (п. 2 ст. 15 ГКФ) под убытками понимаются расходы, произведенные лицом, право  которого нарушено, утрата или повреждение  его имущества (реальный ущерб), а также не полученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Закрепленный гражданским законодательством принцип полного возмещения убытков действует и в отношении рассматриваемых нарушений. При этом обладатель права на товарный знак должен, помимо обоснования размера причиненных убытков, доказать наличие причинной связи между действиями нарушителя и причиненными убытками.

При рассмотрении исков о нарушении прав на товарные знаки у правообладателей  нередко возникают трудности с выбором методики для подсчета конкретного размера убытков. Учитывая, что в законодательстве РФ пока отсутствуют правовые нормы, регулирующие размеры денежного возмещения убытков от нарушения исключительных прав на товарный знак, можно использовать для решения этого принципиального вопроса как различные отечественные методики, так и зарубежный опыт. Между тем размер убытков, исчисленный в соответствии с различными методиками, является нередко столь внушительным, что противоречит здравому смыслу и вынуждает судей искать другие пути.

Полагаем, что  при решении данной проблемы логичнее обратиться к зарубежному опыту, тем более что «суды западных стран отличаются в этом вопросе от наших большим опытом и отлаженностью процедуры».⁵¹

К реальным расходам правообладателя товарного знака  можно отнести судебные издержки, расходы на рекламу для ликвидации последствий дезориентации потребителей и т. п. Кроме того, при разрешении рассматриваемых споров нужно учитывать, что «в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права».⁵² При этом необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых может быть предоставлена смета затрат на устранение нарушения права на товарный знак (например, стоимость публикаций, разъясняющих потребителям, что ответчик незаконно использовал товарный знак истца и т. п.).

Однако в  основном обладатель права на товарный знак несет убытки в виде упущенной  выгоды.

В качестве примера  можно привести случай из практики описанный Рабец А.П. В деле №  А56-17254/97 , рассмотренном Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, истец (ЗАО «Медико-биологический НПК "Цитемед"»), помимо других исковых требований, просил взыскать с ответчика (ОАО «Самсон») 1213 063 600 руб. упущенного дохода в связи с несанкционированным использованием товарных знаков «Эпиталамин», «Простатилен», принадлежащих истцу.⁵³

В определенной мере облегчает обоснование размера  упущенной выгоды положение, зафиксированное в п. 2 ст. 15 ГК РФ, согласно которому «если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, права которого нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше чем такие доходы».

Однако, несмотря на простоту, приведенный подход к  расчету упущенной выгоды приемлем не всегда. С одной стороны, возможны ситуации, когда нарушитель вообще не получает прибыли, либо ее размер практически недоказуем. С другой стороны, может сложиться так, что полученные нарушителем доходы не идут ни в какое сравнение с потерями потерпевшего.

Поэтому, на наш  взгляд, при расчете упущенной  выгоды целесообразнее использовать другие методы расчета, предложенные Рабец А. П.:

Например, возмещение возможно осуществлять в размере  лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить правообладатель в случае приобретения нарушителем лицензии на его использование. При этом, если к моменту нарушения обладатель права на товарный знак имел лицензионное соглашение с третьими лицами, в основу иска о возмещении ущерба могут быть положены реальные ставки установленного роялти. В остальных случаях возмещение в форме роялти рассчитывается на основе средних ставок сложившихся в отрасли.

Возможно также  доказывание уменьшения объема продажи  товаров владельцем знака и определение упущенной по этой причине прибыли. ⁵⁴

Заметим, что  ни один из таких методов к определению  размера упущенной выгоды не противоречит законодательству. Однако при определении размера убытков нельзя сочетать друг с другом разные методы расчета, поскольку требование может быть признано только по одному из оснований. Вместе с тем можно сделать предположительное сравнение объема убытков, исчисленного по каждому из трех методов, например для обоснования минимального размера убытков.

В соответствии с новой частью ГК РФ  (ст. 1515) правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей.

Применение  такого способа защиты как выплата денежной компенсации на практике вызывает определенные сложности, связанные с решением вопроса о наличии, хотя и в приближенном виде, убытков у потерпевшей стороны. В теории и на практике указанный вопрос решается следующим образом. Так, Гаврилов Э.П., отмечает, что «для взыскания компенсации не требуется доказывать размер убытков, однако, поскольку компенсация взыскивается вместо убытков, суд должен, хотя бы приблизительно, определить размер убытков и с учетом этого взыскивать компенсацию».⁵⁵

Однако еще в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона об авторском праве, Президиум ВАС РФ указывает, что компенсация, установленная пп. 5 п. 1 ст. 49 Закона об авторском праве, подлежит взысканию при доказанности правонарушения, а не убытков.⁵⁶

 При этом согласно п. 16 указанного информационного письма при подаче искового заявления о выплате компенсации вместо убытков, причиненных нарушением авторских прав, должна быть определена цена иска и уплачена государственная пошлина, установленная для исков имущественного характера.

 Рассмотрим пример из судебной практики.

 ООО "Славица-ТМ" обратилось с иском к ОАО  "Пензахолод" о взыскании компенсации в сумме 2100000 руб. за незаконное использование товарного знака.

 Решением  суда от 3 сентября 2003 г. иск удовлетворен в части взыскания денежной компенсации в сумме 150000 руб. В апелляционной инстанции дело не пересматривалось.

 Как видно  из материалов дела, на основании  договора уступки, зарегистрированного Роспатентом 20 января 2003 г., истец приобрел исключительное право на товарный знак "Гулливер". Письмом от 30 января 2003 г. истец предложил ответчику заключить лицензионный договор с уплатой ежемесячно лицензионных платежей в сумме, эквивалентной 1000 долл. США, либо договор уступки товарного знака с выплатой вознаграждения за уступку в рублях в сумме, эквивалентной 70000 долл. США.

 Письмом  от 17 февраля 2003 г. ответчику было  предложено запретить с 17 февраля 2003 г. производство, продажу, хранение с целью продажи и иное введение в хозяйственный оборот мороженого с обозначением "Гулливер" и в срок до 24 февраля 2003 г. предоставить документальное подтверждение выполнения этого запрещения.

 Во исполнение  решения суда от 19 мая 2003 г.  истцом прекращено производство  мороженого с использованием  торговой марки "Гулливер".

 В силу  п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках  правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом компенсации в размере от 1000 до 50000 МРОТ, установленных законом. Данной нормой истцу предоставлено право требования возмещения за использование принадлежащего ему права на товарный знак.

 Право на  товарный знак приобретено истцом 20 января 2003 г. Сторонами не оспаривается факт неправомерного использования ответчиком указанного товарного знака в период с 20 января 2003 г. по 18 июня 2003 г.

 Согласно  ст. 22 Закона о товарных знаках одним из способов использования товарного знака является заключение лицензионного договора.

 Исходя из  условий лицензионного договора, направленного истцом ответчику,  правообладатель товарного знака  за его использование предполагал получать ежемесячно лицензионные платежи в сумме, эквивалентной 1000 долл. США.

 Судом денежная  компенсация, подлежащая выплате  ответчиком истцу, определена  исходя из не полученных правообладателем  ежемесячных лицензионных платежей.

 Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.⁵⁷

Таким образом, на практике при применении данного  способа защиты во всяком случае потерпевшая сторона должна представить суду расчеты своих затрат и оценку негативных последствий имущественного характера, которые вызваны неправомерными действиями правонарушителя. Однако мы полагаем, что большинству правообладателей целесообразней прибегать именно к этому способу защиты исключительного права на товарный знак.

Таким образом, способом защиты гражданских прав является предусмотренная законом мера, направленная на предупреждение, пресечение нарушений субъективных прав и охраняемых законом интересов, а также восстановление в случае их нарушения. В ст. 12 ГК РФ содержится перечень способов защиты гражданских прав. Выбор способов защиты права на товарный знак зависит от сферы нарушения прав владельцев товарных знаков. Непосредственно защите права на товарный знак законодатель в четвертой части ГК РФ посвятил лишь одну статью (ст. 1515). Одним из наиболее значимых способов защиты права на товарный знак является возмещение причиненных убытков. Однако, владельцы товарных знаков практически не прибегают к такому способу защиты, поскольку это связано с трудностью определения размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший. Учитывая, что в законодательстве РФ пока отсутствуют правовые нормы, регулирующие размеры денежного возмещения убытков от нарушения исключительных прав на товарный знак, можно использовать для решения этого принципиального вопроса как различные отечественные методики, так и зарубежный опыт. Применение такого способа защиты как выплата денежной компенсации на практике вызывает определенные сложности, связанные с решением вопроса о наличии, хотя и в приближенном виде, убытков у потерпевшей стороны. На практике при применении данного способа защиты во всяком случае потерпевшая сторона должна представить суду расчеты своих затрат и оценку негативных последствий имущественного характера, которые вызваны неправомерными действиями правонарушителя. В связи с этим, мы считаем, что законодателю следовало бы включить в ГК РФ соответствующие практике применения данного способа защиты изменения, поскольку от того, насколько четко и полно в законодательстве сформулированы условия применения способа защиты права на товарный знак, во многом зависит предоставление правовой охраны такому объекту.

                                   Заключение

Анализ современного отечественного законодательства по товарным знакам показывает, что нормотворческая работа в данной области в настоящее время не может считаться завершенной.

Товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требованиям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном порядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридического лица или физического лица - предпринимателя среди однородных товаров (услуг) других юридических лиц или физических лиц — предпринимателей. Такую формулировку, на наш взгляд, законодателю следовало бы включить в ст. 1477 ГК РФ, поскольку от того, насколько четко и полно в законодательстве сформулированы понятие и признаки охраноспособности товарного знака, во многом зависит предоставление правовой охраны такому объекту, а в дальнейшем - защита прав владельцев товарных знаков. Признаками товарного знака являются: условное обозначение, новизна, различительная способность и регистрация знака в установленном порядке.

Мы поддерживаем точку зрения, в соответствии с которой доменное имя не может рассматриваться в качестве объекта интеллектуальной собственности, так как прежде всего, оно выполняет функцию адресации, обозначения информационного ресурса в сети Интернет и рассматривается в связи с использованием товарного знака исключительно в качестве способа адресации, а не в качестве средства индивидуализации.

Способом защиты гражданских прав является предусмотренная  законом мера, направленная на предупреждение, пресечение нарушений субъективных прав и охраняемых законом интересов, а также восстановление в случае их нарушения. В ст. 12 ГК РФ содержится перечень способов защиты гражданских прав. Выбор способов защиты права на товарный знак зависит от сферы нарушения прав владельцев товарных знаков. Непосредственно защите права на товарный знак законодатель в четвертой части ГК РФ посвятил лишь одну статью (ст. 1515). Одним из наиболее значимых способов защиты права на товарный знак является возмещение причиненных убытков, однако владельцы товарных знаков практически не прибегают к такому способу защиты, поскольку это связано с трудностью определения размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший. Учитывая, что в законодательстве РФ пока отсутствуют правовые нормы, регулирующие размеры денежного возмещения убытков от нарушения исключительных прав на товарный знак, можно использовать для решения этого принципиального вопроса как различные отечественные методики, так и зарубежный опыт.